在美國以外地區(qū)使用商標(biāo)，也可能構(gòu)成對美國商標(biāo)持有人的美國商標(biāo)權(quán)侵權(quán)

第九巡回法院同樣也處理了一起《蘭納姆法案》的治外法權(quán)案件——Trader Joe‘s公司 訴 Hallatt， 835 F.3d 960（第九巡回法院，2016年）。案例主要內(nèi)容是一位美國商標(biāo)持有人根據(jù)《蘭納姆法案》條例向主要發(fā)生在加拿大的一些商業(yè)活動提出索賠要求。

被告Michael Hallatt曾是一名美國合法永久居民。Hallatt在華盛頓州購買了Trader Joe‘s牌商品，并將商品運(yùn)至加拿大，在其名下“Pirate Joe”商店進(jìn)行轉(zhuǎn)售。Hallatt在加國宣傳中使用了Trader Joe’s公司的商標(biāo)，其名下的“Pirate Joe”標(biāo)識的字體也與Trader Joe‘s公司的相近，同時，“Pirate Joe”商店所售賣的Trader Joe’s牌易變質(zhì)商品均未按照Trader Joe‘s嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)輸或儲存。Trader Joe’s曾收到至少一位消費(fèi)者的投訴稱該消費(fèi)者在食用了從Pirate Joe購買的Trader Joe‘s牌產(chǎn)品后患病。

Trader Joe‘s在美國起訴了Hallat。為了確定《蘭納姆法案》是否適用于Hallatt在加拿大的商業(yè)行為，第九巡回法院審查了兩個問題：（1）第一個是《蘭納姆法案》的治外法權(quán)應(yīng)用，該問題主要涉及聯(lián)邦法院的主題管轄權(quán)；（2）第二個問題則是Trader Joe’s指控Hallat的商業(yè)行為影響到了美國的商業(yè)貿(mào)易，這一點(diǎn)是否能夠援引《蘭納姆法案》中的相關(guān)保護(hù)條例？

關(guān)于第一個問題，第九巡回法院認(rèn)為《蘭納姆法案》中的 “在商業(yè)中使用”條件與“商業(yè)貿(mào)易”的廣泛定義賦予了該法案治外法權(quán)。這些條件源自國會在商業(yè)貿(mào)易條款下，管理州際及境外商業(yè)活動的權(quán)力。

關(guān)于第二個問題，法院運(yùn)用了三段論式測試方法。如果滿足以下條件，《蘭納姆法案》可適用于治外權(quán)訴訟：（1）所指控的違規(guī)行為對美國的境外貿(mào)易產(chǎn)生了一定影響；（2）根據(jù)《蘭納姆法案》，該影響足以產(chǎn)生一定危害；（3）美國境外貿(mào)易的利益和聯(lián)系與境外司法管轄的利益及聯(lián)系息息相關(guān)，從而足以證明治外法權(quán)適用的合理性。Trader Joe‘s的指控符合所有條件。

雙方最后達(dá)成了和解。Trader Joe‘s同意撤銷訴訟，而Hallat也同意關(guān)閉其在加拿大的Pirate Joe商店。

這個案件對中國企業(yè)的意義在于，中國企業(yè)應(yīng)該更佳加視在美國注冊和保護(hù)好其美國商標(biāo)權(quán)利。如果發(fā)現(xiàn)在美國境外，有侵犯其國際聲譽(yù)的行為，在考慮該外國商標(biāo)法保護(hù)途徑之外，也可以考慮是否可以因?yàn)樵撔袨閷ζ涿绹虡I(yè)貿(mào)易可能產(chǎn)生的影響，提出保護(hù)和賠償訴求。